商标服务
专利服务
办著作权
创新服务
企业服务
理想与现实的差距 ——也谈《审查指南》征求意见稿创造性评价部分之改变

发布时间:2019/6/12    来源:本站

摘要

就专利撰写、审查而言,之间本就有很大差别。《审查指南》征求意见稿再次刺激了专利代理师的神经,理想很丰满,现实很骨感,这是笔者对此次审查规则修改的第一感受。以下,笔者以专利代理师身份,并代表申请人,就《审查指南》创造性部分评定规则之修改,表达自己的观点。

事实

2019年3月,本公众号发文《专利申请主题与专利的价值》,其中引用了一个《审查指南》经典案例:“一种照相机,包括布帘式快门……”该案例中,不必要将其他共有特征,例如透镜和取景窗等照相机零部件都写在前序部分中。”

 2019年4月,专利局发出《关于就《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》公开征求意见的通知》,其中,第二部分第四章6.4部分修改为“但是,权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征,对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响。例如,一项涉及照相机的发明,该发明的实质在于照相机快门的改进,其技术问题的解决取决于快门结构或者曝光时间控制,即使申请人将照相机其他固有部件如镜头、取景器等部件写入权利要求中,这些技术特征也与照相机快门改进的技术问题无关,因此,它们属于对改进照相机快门这一技术问题的解决没有作出贡献的技术特征。”

 上述案例对比可看出,《指南》修改似乎一以贯之,并无不妥之处,但笔者以代理人身份,仍有话说。

分析

我国现行专利法创造性的评述方式是“三步法”,其中,确定发明实际解决的技术问题依据有二,其一是说明书中明确记载的区别特征在发明创造中所要解决的问题(或记载了技术效果),其二是说明书中未明确记载的,但根据区别特征在发明中客观解决的技术问题,换言之,发明实际要解决的客观的技术问题可能未在专利说明书明确记载。从专利审查实际来看,由于审查员往往引用与背景技术不同的技术方案作为最接近的现有技术,因此,技术问题往往不以申请人或代理师申请时设定的,即技术问题大多不以说明书记载为准,而以“客观的实际技术问题”为准,这之间有很多的不确定性。

观点

以下,笔者结合自己经验对该部分修改的影响发表浅见:

一、修改后的指南对理想情况的申请无实质影响

《指南》案例中(理想情况),即便申请人将“镜头、取景器”等部件写入权利要求,由于要求保护的技术方案为快门的改进,写入权利要求的部件与快门改进无关,对方案创造性无实质性影响。此时,审查员和申请人对技术方案实际解决的技术问题无争议,当然可以节省审查资源,将创造性焦点集中在快门改进上。考虑到“镜头、取景器”等部件为相机必要技术特征,因而对专利保护范围,也无实质性影响。

笔者以为,这是行政部门修改初衷之一,从提高审查效率角度看,确实可以起到立竿见影之效果,但规则能否提高审查质量,有待商榷。

 二、修改后的指南对现实情况的申请影响较大

首先,申请人对自身技术认识不足、加之检索不能完全等客观因素,常对自己的发明创造实际解决的技术问题认识不足,对发明创造实际解决的技术问题语焉不详或压根没有记载。此时,实际审查中,考虑到行政部门的强势,申请人经常处于被动状态,笔者担心,专利审查部门先入为主,则申请人辩无可辩的情形下,只能求助后续救济程序,这反而会浪费审查资源。

其次,谁来决定哪些是“对解决技术问题无关的技术特征”?显然是审查员们。这之间有无争辩的余地?审查员是否能提供相关证据?

根据《征求意见稿》,“审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明”,也就是说,对于审查员认定与技术问题无关的技术特征,他们仍多以“公知常识”、“惯用手段”等予以搪塞。此时,代理师证明非公知常识、非惯用手段是相对比较难的。即,该规则的滥用是笔者最担心的事。

规则实施之前,笔者已经收到类似审查意见,粘贴如下:


笔者贴出审查意见,并非对具体案例进行讨论,而是说明审查员对未能检索到的、效果不可见的特征进行简单处理,此时代理人能否依据申请文件的只言片语进行答辩?审查员能否接受申请文件记载效果(或问题),这使代理人处于绝对不利的境地,代理师该咋办?

最后,该规则可能会进一步撕裂专利审查与无效的差距。在申请审查程序,审查员不提供证据或公知举例说明与解决技术问题无关的特征,而无效过程中,请求人当然不能适用该规则。在三步法不变的前提下,笔者是不乐观的,专利审查档案的解释作用可能会进一步弱化。

三、规则对专利撰写的启示

笔者总体认为,该规则对申请人和代理人无形中提出了极高的撰写要求。

首先,诚然,指南修改为代理人指明了撰写方向,申请人、代理人最好对其发明创造进行简单(是的,简单意味着审查效率提升)而深刻之剖析,使之如同想案例一样,假如能做到理想案例一样,此时,无论申请人还是审查员相信对发明创造的技术方案应该异议不大,能极大提高审查效率。

其次,笔者以为该规则对代理人关于专利法实施细则20.2款、技术方案检索深度、客观技术问题的认定等,提出了极高的要求。只有正确认识发明创造相对于现有技术的贡献,方能符合该规则要求。即,代理师需要明确客户技术交底书究竟是快门改进还是镜头或取景器改进。

再次,目前情形下,专利撰写的代理费其实不是撰写质量决定,而是竞争博弈决定。该种现实情况下,审查员、代理人、申请人似乎在取得专利证书的层面上易于达成一致,该锲约是否符合我国专利法之立法目的?笔者以为,我国专利法的理论基础并非专利契约,而是激励创新,该规则对专利立法目的是否有益,存有较大疑问。

最后,代理人千辛万苦获得最大保护权益,客户极有可能是不认可的。申请人不愿意麻烦,他们不愿意通过复审、行政诉讼等程序获得最大保护,他们最迫切的愿望是快速取得专利权,这种情况下该权利的范围可能是小的。

最后,笔者以为,代理人和审查员分别作为私权与公众权利之代表,该规则更像是对公众权利的倾斜。这与国家当下强调专利权保护某是不一致的。

最后的话:理想很丰满,现实更骨感。理想更多体现在《指南》规则应用的决定权在审查员,审查员可能招手即来,挥之即去;现实是申请人和代理人的无奈,你说无作用,我该说啥?《指南》修改之后如何实际面对,我不知道,希望具体案例中会形成平衡和妥协。希望不会让真正的发明创造者被误杀。

地址:北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼A117 全国客户服务电话 :19933576696 010-57935473

Copyright@2015 申注网 版权所有 All Rights Reserved.

京ICP备13017177号-3高新申请,专利申请,商标注册,专利导航,知识产权贯标 技术支持